Domínio na internet é de quem satisfizer 1º as exigências de registro virtual

Segundo decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), se duas empresas tiverem o direito de usar um termo, com os respectivos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI ), o uso em site deve ser garantido àquela que primeiro satisfizer as exigências para o registro virtual.

"Como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro". Marco Aurélio Bellizze, Ministro do STJ

No caso julgado, uma empresa paulista ajuizou ação visando impedir que outra empresa, catarinense, continuasse a utilizar uma expressão.

Embora a empresa de São Paulo fosse a detentora do registro da marca no INPI, teve conhecimento de que a empresa de Santa Catarina (e do mesmo ramo comercial) utilizava a mesma expressão para sua página na internet.

Em defesa, a empresa de Santa Catarina alegou que usa a expressão desde 1996 com o respectivo registro na Junta Comercial e que pretendeu o registro da marca no INPI em classe distinta da empresa paulista e em data posterior.

A empresa catarinense também teve deferido o registro da marca, porém em data posterior.

O caso foi parar no STJ.

No julgamento do recurso, o ministro Marco Aurélio Bellizz destacou a importância de se buscar a proteção aos elementos imateriais da empresa, tais como, o nome empresarial, nome de fantasia, a marca, inclusive a embalagem (trade dress), que constituem importantes elementos de identificação dos produtos e de seus fabricantes, além de atrair o consumidor.

Destaque-se que no caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial, ou seja, confere direito de uso pela empresa nos limites do estado no qual buscou o registro perante a respectiva Junta Comercial. Para que o nome empresarial possa ser exclusivamente usado em território nacional, a empresa deveria buscar o registro em cada uma das juntas comerciais do Brasil.

A marca, porém, deve ser registrada junto ao INPI e confere ao seu titular o direito de usá-la com exclusividade em todo o território nacional.

No caso analisado pelos ministros do STJ, a expressão discutida é o título empresarial da empresa de Santa Catarina.

O relator entendeu que, "como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata demarca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro".

Assim, fica evidenciado, mais uma vez, a necessidade de buscar proteção aos elementos que identificam a empresa desde sua constituição.

É de suma importância buscar o registro da marca junto ao INPI para evitar discussões semelhantes e poder fazer uso do nome em todos os canais necessários, seja na publicidade, na embalagem ou no site de internet.

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Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial n.º 1.238.041 - SC (2011/0035484-1)